Por Dr. Rodrigo J. Calabria

Em razão da adesão do Brasil ao Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas, formalizado por adesão ao tratado denominado “Protocolo Referente ao Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas”, e com a finalidade de harmonizar os procedimentos administrativos até então adotados, o INPI passou a expedir algumas resoluções para tratar da matéria.

Neste artigo, trataremos da primeira delas, a Resolução INPI 245/2019 disciplina o regime de cotitularidade em registro de marca, que permitir que uma mesma marca poderá passar a ter mais de um titular, algo, até então, não admitido no regramento nacional.

Exige-se que os requerentes de um pedido de marca em regime de cotitularidade exerçam efetiva e licitamente a atividade relativa aos produtos ou serviços reivindicados, seja diretamente, seja por meio de empresas controladas direta ou indiretamente.

Em razão da copropriedade estabelecida pelo registro em conjunto, restou estipulado que as atuações em defesa da marca eventualmente necessárias durante o trâmite do pedido, ou mesmo após seu deferimento, tais como a oposição, o pedido de nulidade administrativa e o requerimento de caducidade possam ser apresentados por apenas um dos cotitulares.

Cuidou ainda a Resolução mencionada de estabelecer que a caducidade da marca em regime de cotitularidade não será decretada, desde que ao menos um dos cotitulares comprove o uso efetivo do sinal. Ainda, a transferência da marca requerida ou registrada neste regime dependerá de autorização de todos os cotitulares.

Entendemos que a inovação é bem-vinda. A complexidade e o dinamismo dos arranjos societários agora possuem mais uma ferramenta de apoio, ao permitir que exista mais de um titular para o mesmo sinal distintivo.

Exemplificativamente, até então, caso duas empresas decidissem conceber uma marca e explorá-la em conjunto, necessariamente o registro deveria ficar em nome de uma delas, com os respectivos arranjos contratuais paralelos, ou uma nova pessoa jurídica deveria ser criada pelos empreendedores para registrar o sinal distintivo.

 A Resolução 245/2019 entrou em vigor em 02 de outubro de 2019, contudo, os requerimentos em regime de cotitularidade somente estarão disponíveis a partir de 09 de março de 2020.